編者按：近日，針對第17779504號“貓頭鷹及房子圖形”商標駁回復審行政糾紛一案，北京市高級人民法院作出判決指出，申請商標與引證商標是否近似的判斷應著眼于商標標志本身，以商標申請時的狀態為準，不宜考慮申請注冊日之后的使用情況和知名程度。據此，北京高院終審判決駁回了該商標注冊申請人我愛我家公司的上訴，維持了一審判決。欲知該案一審、二審判決詳情，請往下讀。

以在先商標駁回在后商標申請時，是否應考慮在后商標的使用情況和知名程度，并以此判斷其與在先商標能否相區分？近日，針對第17779504號“貓頭鷹及房子圖形”商標（下稱申請商標）駁回復審行政糾紛一案，北京市高級人民法院作出（2018）京行終687號判決指出，申請商標與引證商標是否近似的判斷應著眼于商標標志本身，以商標申請時的狀態為準，不宜考慮申請注冊日之后的使用情況和知名程度。

據了解，申請商標由北京我愛我家房地產經紀有限公司（下稱我愛我家公司）于2015年8月28日提出注冊申請，指定使用在全球定位系統（GPS）設備、變壓器（電）等第9類商品上。

經審查，商標局于2016年8月9日作出商標部分駁回通知書，以申請商標與在類似商品上已注冊的第G1083938號“BABY NOVA及貓頭鷹圖形”商標、第17195790號“貓頭鷹圖形”商標、第14332043號“順網網吧管家及貓頭鷹圖形”商標（下統稱引證商標）近似為由，決定初步審定申請商標在高壓防爆配電裝置、滅火器、報警器商品上的注冊申請，駁回申請商標在計算機程序（可下載軟件）、智能手機等其他商品（下統稱復審商品）上的注冊申請。

我愛我家公司不服商標局作出的決定，于2016年8月23日向商標評審委員會（下稱商評委）提出復審申請，主張申請商標為該公司獨創的商標，享有著作權，具有較強的顯著性，而且申請商標經過宣傳和使用已具有一定知名度和影響力，與該公司形成了一一對應關系。

經審查，商評委于2017年5月11日作出駁回復審決定，對申請商標在復審商品上的注冊申請予以駁回。我愛我家公司不服，隨后向北京知識產權法院提起行政訴訟。

北京知識產權法院經審理認為，申請商標與引證商標構成使用在同一種或類似商品上的近似商標；同時，我愛我家公司提交的證據不足以證明申請商標具備了一定知名度和影響力并與我愛我家公司建立了唯一對應關系，從而可以與引證商標相區分；此外，我愛我家公司版權登記證書的登記日期為2015年10月20日，晚于引證商標的申請注冊日，且版權登記證書也不足以證明申請商標因此而具有了顯著性。綜上，北京知識產權法院一審判決駁回我愛我家公司的訴訟請求。

我愛我家公司不服一審判決，繼而向北京市高級人民法院提起上訴。

經審理，北京市高級人民法院指出，該案為商標駁回復審行政糾紛，引證商標權利人無法參與到審理程序中，亦無法提交引證商標顯著性和知名度的相關證據，若僅依據申請商標的顯著性和知名度判斷其與引證商標是否能夠相區分，則對引證商標權利人有失公平。

針對該案，北京市高級人民法院認為，申請商標與引證商標構成使用在同一種或類似商品上的近似商標，而我愛我家公司在該案中提交的證據不足以證明申請商標在引證商標的申請注冊日前，經過使用已具有一定知名度并足以與引證商標相區分。同時，申請商標的著作權登記情況與申請商標的顯著性認定無關，且我愛我家公司提交的作品登記證書的登記日期晚于引證商標的申請注冊日，該作品登記證書亦不能證明申請商標在引證商標的申請注冊日前已具有顯著性。

綜上，北京市高級人民法院終審判決駁回我愛我家公司上訴，維持一審判決。

行家點評

趙虎 北京市中聞律師事務所 合伙人：在我國獲取商標權的方式有兩種，一種是通過注冊取得，一種是通過使用取得。我國現行商標法規定的取得商標權的方式依然是以商標注冊為主，特殊情況下（如馳名商標）才會考慮通過使用獲得商標權的方式。從以上這個背景出發，筆者認為在商標申請注冊程序中不需要考慮申請商標的知名度。理由如下：

首先，一般情況下，申請注冊的商標即使經過使用，也沒有因為使用取得商標權，不能得到商標法的保護。我國商標法對何種情況下應該保護已經使用但沒有注冊的商標有明確的規定，除了法律明文規定的之外，一般情況下，即使在申請注冊商標之前進行了使用，也不會得到商標法的保護，自然也不應考慮申請注冊的商標在申請注冊之前的知名度問題。

其次，知名度的高低是相對的概念，需要在比較中確定。商標的知名度雖然對商標近似判斷有影響，但是商標知名度的高低應該在比較中確定，除了極少數馳名商標外，沒有絕對的知名度高與低的問題，而這種知名度高低的比較，也影響著商標的近似判斷。

在商標申請注冊程序中，如果要考慮商標知名度，則需要把申請注冊的商標與引證商標進行比較，在比較中得出申請注冊的爭議商標的知名度是高還是低的問題。

在商標注冊程序中，引證商標注冊人不能參加，自然不能提供有關引證商標知名度的證據，僅考慮申請注冊的爭議商標知名度，沒有意義。

另外，為了平衡取得商標權的兩種方式，我國商標法已經規定了對已經使用的并且有一定知名度的商標的救濟方式。根據我國商標法的規定，就相同或者類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予注冊并禁止使用；同時，申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標；根據我國現行商標法第三十條、第三十一條的規定，在商標申請注冊過程中，商標局僅需考慮申請注冊的商標之前有沒有注冊商標或者待注冊商標即可，無需考慮申請注冊的商標是否經過使用已經達到了商標法保護的程度。

綜上，我國商標法對于已經使用但未注冊的商標規定了需要保護的情況，除法律明文規定的情況外，其他情況不應該予以保護。我國現行商標法不但規定了什么情況下需要考慮商標已經使用的情況，而且規定了相應的救濟途徑，應該是法定救濟途徑內保護，而不應該突破法定救濟途徑。在商標注冊程序中，應該遵守法律規定，無須判斷申請注冊商標的使用情況。（王國浩）